Patente europea de galvanización: el Tribunal Supremo delimita la responsabilidad del cliente y los criterios indemnizatorios

El Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, ha dictado sentencia definitiva en un litigio sobre la infracción de una patente europea en vigor en España. Dicha patente protege una instalación para el depósito electrolítico de zinc y sus aleaciones sobre piezas metálicas. La titular y su licenciataria demandaron a tres entidades: el fabricante de la instalación, su filial española y una empresa cliente que la tenía en sus dependencias. El procedimiento recorrió todas las instancias antes de ser resuelto mediante esta sentencia definitiva.

La resolución aborda tres cuestiones de fondo. La primera, el alcance de la protección de la patente europea y la interpretación de sus reivindicaciones. La segunda, la responsabilidad de quien encarga una instalación infractora. La tercera, la compatibilidad entre los distintos criterios indemnizatorios.

¿Qué protege la patente europea y cómo se interpretan sus reivindicaciones?

La patente europea protege una instalación para el depósito electrolítico de zinc sobre piezas metálicas. La primera reivindicación exige que «el separador esté realizado en un material de poros abiertos». La instalación de las demandadas usaba una membrana cuya porosidad derivaba del entrelazamiento de fibras, no del material en sí.

El Tribunal Supremo confirma que esta solución queda dentro del alcance de la patente europea. El artículo 69.1 del Convenio de la Patente Europea y su Protocolo Interpretativo exigen una posición intermedia. La descripción de la patente incluye ejemplos no exhaustivos que permiten esta lectura.

¿Puede considerarse fabricante a quien encarga una instalación que infringe una patente europea?

No. El artículo 64.1 de la Ley de Patentes de 1986 establece responsabilidad objetiva para quien fabrique o importe sin autorización del titular de la patente europea. Encargar una instalación a un tercero no convierte al cliente en fabricante a efectos legales. El Tribunal rechaza expresamente este argumento.

¿Desde cuándo responde el cliente por los actos de explotación?

Desde que fue notificado de la demanda. El artículo 64.2 de la Ley de Patentes establece responsabilidad subjetiva para otros actos de explotación. La notificación identificaba con precisión la patente europea y los actos infractores. A partir de ese momento, cualquier acto de explotación continuado genera responsabilidad. Se condena solidariamente a la empresa cliente por el periodo posterior.

¿Son acumulables la regalía hipotética y el lucro cesante por infracción de patente europea?

No. El Tribunal confirma que ambas pretensiones son incompatibles. Una vez que el titular de la patente europea ha optado por la regalía hipotética, la licenciataria no puede reclamar adicionalmente su propio lucro cesante. Supondría una doble indemnización por la misma infracción.

¿Qué resuelve el fallo del Tribunal Supremo?

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación de las demandadas. Desestima también los recursos extraordinarios por infracción procesal de las demandantes. Estima parcialmente el recurso de casación de las demandantes en un único punto: la responsabilidad de la empresa cliente.

Se la condena solidariamente al pago de la indemnización por los actos posteriores a la notificación. El importe total no varía: sigue siendo la regalía hipotética ya fijada. Lo que se amplía es el número de deudores solidarios.