El Supremo aprecia fraude procesal en una acción de infracción marcaria: la titular de la marca «Giordano» esperó al último día del periodo de gracia para esquivar la prueba del uso

El Tribunal Supremo, en una sentencia de la Sala de lo Civil que asienta criterio en materia de infracción marcaria, ha rechazado la pretensión indemnizatoria de la titular de la marca denominativa española número 2.941.774 «Giordano» —concedida el 30 de marzo de 2011 y registrada en las clases 18 (artículos de cuero y marroquinería) y 25 (ropa, calzado y sombrerería)— al apreciar que la demanda fue interpuesta con propósito fraudulento para eludir la carga de probar el uso real y efectivo de la marca.

La acción de infracción marcaria fue dirigida contra varias entidades mercantiles que, desde 1997, comercializaban en el mercado español productos bajo signos idénticos al registrado, a través de una cadena de tiendas, sin haber obtenido autorización de la titular.

Lo que dijeron los tribunales inferiores

En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda por infracción marcaria en su totalidad. Al mismo tiempo, estimó la reconvención de las demandadas y declaró la caducidad de la marca «Giordano» por falta del uso real y efectivo exigido legalmente durante el período de cinco años.

La Audiencia Provincial, en apelación, adoptó una solución intermedia: confirmó la caducidad pero reconoció que las demandadas habían vulnerado los derechos marcarios durante el período de gracia, imponiéndoles una condena solidaria al abono de una cantidad en concepto de daño emergente más una indemnización proporcional a las ventas realizadas con la marca en litigio.

Tres nudos jurídicos en el centro del debate

La insuficiencia del uso y la declaración de caducidad

El Tribunal Supremo recuerda que la Ley de Marcas impone al titular la carga de usar de forma real y efectiva la marca registrada. El ordenamiento le otorga un período de gracia de cinco años desde el registro, durante el cual no puede reclamársele prueba alguna de uso. Expirado ese plazo sin acreditar el uso, la caducidad es procedente con efectos retroactivos al momento de la inactividad.

En el caso enjuiciado, el uso quedó acreditado como claramente insuficiente. Las ventas en tiendas físicas no superaron en total los 9.000 euros en los primeros años de vigencia de la marca; los locales comerciales cerraron a las pocas semanas de su apertura —entre 24 y 57 días de vida—; el comercio electrónico no generaba ni 100 euros mensuales; y la inversión en publicidad fue de poca monta.

El artículo 41.2 LM: la falta de uso como escudo frente a la infracción marcaria

Esta es la clave de bóveda de la sentencia. El artículo 41.2 de la Ley de Marcas —en la redacción anterior a 2018— establece que cuando el ejercicio de una acción de infracción marcaria es promovido por el titular de una marca con más de cinco años de registro, el demandado puede oponer, por excepción o reconvención, que se acredite el uso real y efectivo durante los cinco años previos a la demanda. El buen fin de esa defensa priva de eficacia a la acción de infracción.

Este mecanismo incorpora a nuestro ordenamiento la opción contemplada en el artículo 11.3 de la Directiva 2008/95/CE. El Alto Tribunal señala que la Audiencia incurrió en error al fundar su resolución en la sentencia del TJUE de 26 de marzo de 2020 (asunto C-622/18), pues dicha resolución se dictó en un contexto en que el legislador francés no había ejercido la opción de aquella Directiva. España, al contrario, sí lo hizo al integrarla en el artículo 41.2 LM, lo que atribuía a las demandadas el derecho a oponer la falta de uso en su defensa.

Una demanda presentada en el límite: el fraude procesal

El elemento más singular de esta sentencia es la apreciación de fraude procesal. La demanda de infracción marcaria se presentó el 29 de marzo de 2016, exactamente un día antes del quinto aniversario de la concesión de la marca, producida el 30 de marzo de 2011. Con solo un día más de espera, las demandadas habrían podido invocar el artículo 41.2 LM para exigir la prueba del uso, bloqueando así la pretensión indemnizatoria.

El Tribunal Supremo subraya que tal proceder es contrario a la buena fe procesal y que constituye un ejercicio abusivo del derecho. La titular de la marca, conocedora de que no había dado a la misma un uso real y efectivo, aguardó deliberadamente al último día del período de gracia para evitar quedar sometida a esa carga probatoria. En aplicación de los artículos 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 247.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de repeler las pretensiones que encubran abuso de derecho o fraude procesal.

El pronunciamiento final

La Sala estima el recurso de casación y, revocando la sentencia de apelación, desestima el recurso de la titular de la marca y confirma íntegramente la de primera instancia. La caducidad de la marca se mantiene y la acción de infracción marcaria ejercida durante el período de gracia queda sin amparo: la articulación fraudulenta de la demanda impide eludir el artículo 41.2 LM. Las costas del recurso de apelación se cargan a la apelante; sin condena especial en las del recurso de casación.