Infracción de marcas: el Tribunal Supremo reconoce el 1% de la cifra de negocios tras el uso del signo «FUT DRAFT»

La Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil), ha dictado una sentencia relevante en materia de infracción de marcas, al analizar el uso del distintivo “FUT DRAFT” en el ámbito de los videojuegos y fijar criterio sobre la indemnización procedente.

El Alto Tribunal confirma la existencia de infracción marcaria, descarta la aplicación de la regalía hipotética basada en un contrato de patrocinio y reconoce la procedencia de la indemnización mínima del 1% de la cifra de negocios prevista en el art. 43.5 de la Ley de Marcas.

Hechos probados | Infracción de marcas por el uso de un signo similar en un videojuego

El titular de varias marcas denominativas registradas para productos y servicios vinculados a “FUTBOL DRAFT” interpuso demanda por infracción de marcas, ejercitando acciones declarativa, de cesación, remoción e indemnización de daños y perjuicios.

La demandada, empresa del sector del videojuego, utilizaba el signo “FUT DRAFT” como denominación de una funcionalidad concreta integrada en uno de sus productos.

La cuestión litigiosa consistía en determinar si ese uso en el tráfico económico constituía una infracción de marcas y, en caso afirmativo, cómo debía cuantificarse el daño indemnizable.

Itinerario procesal | La infracción de marcas ante las distintas instancias

Primera instancia (Juzgado de lo Mercantil de Madrid)

El juzgado desestimó la demanda por infracción de marcas y estimó la reconvención formulada por la demandada. Declaró la nulidad por mala fe de una de las marcas más recientes del actor —respecto de determinadas clases— y ordenó su cancelación.

Apelación (Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28.ª)

La Audiencia Provincial de Madrid revocó parcialmente la sentencia.

Declaró la existencia de infracción de marcas por el uso del signo “FUT DRAFT”, acordó el cese y la retirada del tráfico económico de los productos identificados con el signo infractor y desestimó la reconvención.

No obstante, rechazó fijar indemnización al considerar que no se habían aportado bases probatorias suficientes para cuantificar la cifra de negocios atribuible a la funcionalidad infractora.

Recursos ante el Tribunal Supremo

La parte actora interpuso recurso por infracción procesal y recurso de casación.

El debate ante el Supremo se centró exclusivamente en la indemnización derivada de la infracción de marcas, planteando dos posibles criterios:

• La regalía hipotética (art. 43.2.b LM).
• Subsidiariamente, la indemnización mínima del 1% de la cifra de negocios (art. 43.5 LM), en relación con el art. 219 LEC.

Infracción de marcas y regalía hipotética | La diferencia entre licencia y patrocinio

El recurrente pretendía cuantificar la indemnización por infracción de marcas tomando como referencia un contrato de patrocinio suscrito años antes entre las mismas partes.

El Tribunal Supremo distingue con claridad:

• En la licencia de marca, el precio retribuye el uso o explotación del signo ajeno.
• En el patrocinio, el precio remunera el aprovechamiento publicitario de la notoriedad del patrocinado para promocionar al patrocinador.

Aunque el contrato incluía una cláusula de autorización de uso de marcas, esta estaba limitada a la promoción del propio acuerdo y excluía expresamente que pudiera considerarse una licencia de derechos de propiedad industrial.

Rechazo de la regalía hipotética

El Supremo concluye que el contrato de patrocinio no es un parámetro idóneo para determinar cuál habría sido el precio de una licencia en un supuesto de infracción de marcas.

El importe pactado respondía al valor publicitario del patrocinador y no al valor económico de explotación de la marca del demandante.

Resultado: se desestima la indemnización por regalía hipotética.

Infracción de marcas e indemnización mínima del 1%

La cuestión central de la sentencia radica en la aplicación del art. 43.5 LM.

La Sala razona que la Audiencia Provincial declaró la existencia de infracción de marcas y no negó la posibilidad de perjuicio. La negativa a indemnizar se fundamentó únicamente en la falta de prueba suficiente para concretar la cifra de negocios atribuible a la funcionalidad infractora.

El art. 43.5 LM tiene como finalidad evitar que la infracción de marcas quede sin compensación cuando existan dificultades probatorias en la cuantificación del daño.

Condena genérica y liquidación posterior

El Tribunal Supremo admite que la sentencia pueda contener una condena genérica al pago del 1% de la cifra de negocios derivada de la infracción de marcas, aun sin fijar cuantía exacta en el proceso principal.

La determinación concreta podrá realizarse en un procedimiento ulterior, conforme a una interpretación flexible de los arts. 209 y 219 LEC.

Resultado: se reconoce el derecho del titular a percibir el 1% de la cifra de negocios vinculada a la infracción de marcas.

Fallo del Tribunal Supremo | Refuerzo de la protección frente a la infracción de marcas

La Tribunal Supremo:

• Mantiene la declaración de infracción de marcas.
• Confirma las medidas de cese y retirada del signo infractor.
• Rechaza la indemnización basada en regalía hipotética utilizando un contrato de patrocinio como referencia.
• Estima la aplicación del art. 43.5 LM y reconoce la indemnización mínima del 1%.
• Condena a la demandada al pago de las costas de primera instancia.

Conclusión | El 1% como garantía mínima en la infracción de marcas

La sentencia consolida una interpretación eficaz del régimen indemnizatorio en materia de infracción de marcas. Declarada la vulneración del derecho exclusivo, el titular no puede quedar sin resarcimiento por la mera dificultad de acreditar con precisión la cifra de negocios del infractor.

El 1% de la cifra de negocios actúa así como una garantía mínima de compensación y refuerza el carácter disuasorio del sistema de protección marcaria en el ámbito civil.